涉外定牌加工中的商標侵權認定

① 貼牌生產是否侵犯商標權

從歷來判決來看，存在分歧。涉外定牌加工行為是否侵權存在明顯的結果導向、司法政策導向。
一般而言，如果加工方無惡意，不侵權；加工方有惡意，侵權。

② HONDAKIT定牌加工案，本田公司在最高法院獲得勝訴判決

本田技研工業株式會社，成立於1948年，是一家歷史悠久的知名跨國企業。在70餘年的發展歷程中，專注於高質量產品的研發、致力於品牌的宣傳和知識產權的維護。汽車、摩托車以及通用機械等產品遍銷世界。在中國，本田注冊並長期使用一系列商標，且有多枚商標多次在行政、民事等法律程序中被國家工商總局商標局、商標評審委員會、各級法院等認定為馳名商標。

2016年6月，昆明海關下屬的瑞麗海關查獲重慶某公司申報出口的220輛使用"HONDAKIT"標識的摩托車，突出使用了"HONDA"標識，涉嫌侵犯本田的注冊商標專用權。經雲南省德宏傣族景頗族自治州中級人民法院一審、雲南省高級人民法院二審、最高人民法院提審，重慶某公司生產、出口涉案摩托車的行為最終被認定侵犯了本田的注冊商標專用權。根據（2019）最高法民再138號案中最高人民法院的裁判精神，商標使用行為是一種客觀行為，應當依據商標法做出整體一致解釋，而不應該割裂一個行為而只看某個環節，只要具備了區別商品來源的可能性，就應當認定該使用狀態屬於商標法意義上的"商標的使用"。同時，隨著電子商務和互聯網的發展，即使被訴侵權商品出口至國外，亦存在迴流國內市場的可能；中國消費者出國旅遊和消費的人數眾多，對於"貼牌商品"也存在接觸和混淆的可能性。就案件本身而言，本案是在"PRETUL"、"東風"案之後，最高人民法院關於涉外定牌加工商標侵權糾紛做出的又一個民事判決。關於"非商標使用"、"不會造成混淆"等法律問題，通過本案均得到深入分析和理清。本案可謂是涉外定牌加工領域里程碑式的判決，必將在中國知識產權法律歷史上留下深刻的印記。

本文來源於汽車之家車家號作者，不代表汽車之家的觀點立場。

③ 涉外定牌加工 是否涉及專利權

這個不好說，要根據你加工的具體東西查閱了相關知識產權信息才能確定，如查其技術是否申請專利，專利是否在有效期內，或者其產品是否有商標保護等。希望我的回答能幫助到你。

④ 急，客戶要做我們做定牌生產，都是一些國外名牌，怎樣防止侵權，是不是要客戶提供法律授權書啊。

涉外定牌加工中商標侵權行為的認定 (2007-12-22 06:51:18)

案情：當事人溫州市新藍天電器有限公司於2004年11月，受Global India Impex公司委託生產加工標注「GI」文字商標斷路器，而「GI」圖形商標屬通用儀器公司在中國申清注冊的商標，屬第09類，使用商品：用於陸地，衛星，光纖和電纜信號的音頻視頻數據接收器，警報控制器，信號處理器，電源裝置，平衡器，光學放大器，插座，激光模塊，喇叭天線。Global India Impex公司在印度本國斷路器商品上已經注冊了GI商標，擁有合法持有權。當事人在 Global India Impex公司未能提供合法手續，未取得通用儀器公司許可情況下，擅自在境內生產加工標注GI注冊商標斷路器。2004年11月14日被永嘉工商局查獲，非法經營額4484美元。該局依《商標法》及《商標法實施條例》的有關規定認定為商標侵權，依法給予當事人處以90000元處罰。本案應當事人要求舉行了聽證。
爭議：
聽證過程中，當事人及委託律師認為當事人的行為不構成侵權行為。理由如下：
一、通用儀器公司在第09類上注冊的GI商標，使用商品不包括斷路器。插座該公司雖已注冊，但實際並未在該商品上使用；其他商品與斷路器雖同屬第09類，但並非同一類似群，不能認定為類似商品，當事人的行為不構成侵權。
二、當事人的行為不存在誤導公眾的事實。當事人按照Global India Impex公司的要求進行生產加工，並在產品上標注Global India Impex公司在其國內注冊的GI商標，產品直接出口印度，運往Global India Impex公司。當事人生產加工的斷路器，其銷售市場與國內商標權人並不相互覆蓋，不會導致消費者的誤認。本案當事人生產加工的斷路器銷售地在印度，根本不可能會導致相關公眾混淆和誤認商品的來源。況且，北京市高級人民法院在2004年2月18日，制定《關於審理商標民事糾紛案件問題的解答》中：受境外商標權人委託定牌加工的商品用於出口，其商標與權利人的注冊商標相同或近似的，其行為是否構成侵權？已作明確解答：「造成相關公眾的混淆、誤認是構成侵犯注冊商標專用權的前提。定牌加工是基於有權使用商標的人的明確委託，並且受委託定牌加工的商品不在中國境內銷售，不可能造成相關公眾的混淆、誤認，不應當認定構成侵權。」
三、未給國內商標權人造成任何損害。《商標法》第五十二條第（一）項雖採用嚴格責任，不以主觀過錯為要件，但損害事實的存在應是侵權行為成立的要件之一。當事人生產加工的產品均在印度銷售，不會給國內商標權人帶來實質性的損害。
四、定牌加工從本質上來說是一種加工承攬行為，本案當事人雖在加工的產品上標注了該商標，但此種行為是否構成對商標的「使用」值得商榷。商標法中的使用一詞除一般理解的「用了」之外，還應包含「為商標目的而用」。當事人僅在加工過程中使用，產品並非進入國內消費流通領域。定牌加工行為並非商標法意義上的「使用」行為。從本質來說，此時的商標使用者應為委託生產者而非定牌生產者。因此，本案商標的實際使用方為印度Global India Impex公司，而非當事人，當事人的行為不構成侵權。對商標權的保護亦應限定在適度合理的范圍內，在實際中不應加以擴大保護。
評析意見：
對涉外定牌加工的監管已成為工商部門新的執法領域。境內生產者為境外商標合法持有者所進行的定牌加工行為，是否構成對國內商標所有人的侵權，目前存在著兩種不同的意見，主流意見還是認為構成侵權，本人認同這種意見。
一、未經許可使用他人未實際使用的注冊商標構成侵權行為，行為人依法應當承擔商標侵權責任。當事人認為通用儀器公司屬境外美國公司，雖在插座上注冊了GI商標，但實際上並沒有在境內、在該商品上使用，當事人不構成侵權。當事人的這種觀點是錯誤的。專用權是指注冊人所享有的在核定使用的商品上使用注冊商標的專有權利。對注冊商標的保護並不以該商標是否在所有核定商品上實際使用為要件。我國商標法並未規定注冊商標都必須在核定商品上實際使用才能受法律保護。同時，這種在多個商品上注冊的行為屬保護性注冊，我國法律是允許的。
從本案看商標所使用的商品應屬類似商品。雖然GI商標在除插座外的其他商品與斷路器不類似，但是插座與斷路器的生產、銷售渠道、消費對象相同，功能相似，應認定為類似商品。
二、定牌加工的產品即使不在國內銷售也可以構成商標侵權。商標的使用可以分為狹義上的使用和廣義上的使用，狹義上的使用指商標注冊人將其商標使用於生產、經營的商品或提供的服務項目上；廣義上的使用則還包括商標的廣告宣傳使用、商標的交易使用，甚至還包括在不相同、非類似商品上使用與該注冊商標相同的商標或相同、類似商品上使用與該注冊商標近似商標的行為。《商標法實施條例》第三條也對「商標使用」作出規定：「商標法和本條例所稱商標的使用，包括將商標用於商品、商品包裝或者容器以及商品交易文書上，或者將商標用於廣告宣傳、展覽以及其他商業活動中。」雖然，本案當事人定牌加工的產品在國外銷售，但在生產加工過程中已經使用了他人的注冊商標。不能將「使用」僅狹義理解為流通領域中的銷售環節。
三、誤導公眾、給商標權人造成直接損害不是構成商標侵權行為的必要條件。《商標法》第五十二條規定：有下列行為之一的，均屬侵犯注冊商標專用權：（一）未經商標注冊人的許可，在同一種商品或者類似商品上使用與其注冊商標相同或近似的商標的；（二）……。本項只強調「未經商標注冊人的許可」這一必備要件，不強調主觀方面、直接損害及有無誤導情況，只要有規定的行為發生，即構成侵權。知識產權侵權損害的表現是多方面的，有精神損害和物質損害，實際損害和預期損害，顯形損害和隱形損害，未得利益的損害和應得利益的損害等。當事人的侵權行為已經對商標權人造成了潛在的損害。本案當事人提及的北京市高級人民法院制定《關於審理商標民事糾紛案件問題的解答》中的規定，這僅是北京市法院系統內的一種指導性意見。
思考：
近年來工商行政管理部門對該類案件的查處日漸增多。該類案件是經濟全球化趨勢與商標地域性發生沖突的具體體現。商標權的地域性指一個國家或地區依照其本國的商標法或本地區的商標條約所授予的商標權，僅在該國或該地區有效，對他國或該地區以外的國家沒有約束力。在經濟發展日益超出一國范圍而走向世界的大環境下，經濟的全球化與商標的地域性就不可避免地發生沖突。平行進口、涉外定牌加工就是沖突的具體體現。在適度合理范圍內保護本國商標權人的專用權，避免在實踐中擴大保護，阻礙我國加工製造企業走向世界的腳步，影響國際經濟和貿易的發展，這是當前立法機關急需解決的問題。

⑤ 涉外定牌加工，加工方要怎麼降低自己的風險

由於理論上和實務的角度加工方均須承擔商標侵權法律責任，因此，企業在回從事定牌加工時必然答存在商標侵權的風險，合理防範風險機制應該包括以下幾個方面：

第一，簽訂定牌加工合同之前應做好商標的審查工作。

（1）加工方要審查委託方提供的各種證明文件。委託方提供的各種證明文件包括如委託方的營業執照或營業登記證書等能夠證明委託方主體資格的法律文件，能夠證明委託方就被貼牌商標享有合法權利的法律文件，如商標注冊證等。

（2）加工方還要審查被貼牌商標在國內的權屬情況。

第二，加強對涉外定牌加工的管理，特別是加強對涉外定牌加工合同的管理。

（1）加工企業應設立專門的機構，配備專門的人員負責企業涉外定牌加工的法律實物。

（2）加工企業呀加強定牌加工合同的管理。

第三，加強與當地的海關和工商部門的聯系，保留好相應的證據材料。

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⑥ 「定牌加工」與「商標使用許可」有什麼區別

不知道題主「定牌加工」是否指「涉外定牌加工」。「涉外定牌加工」實際上就是承攬合同關系，國內加工人受境外商標權人的委託，加工商品，並貼附該境外商標權人的商標，商品全部出口至該境外國家，不在國內銷售。
明白這個，就好理解了。兩者最大的區別就是，前者「商標」只是作為加工的一部分，國內加工方只能按照境外委託方的要求，在委託生產的商品上貼附相應的商標。而後者，一方通過商標許可使用，獲得商標權，有權利在該商標指定使用商品上使用，商品可在國內銷售、流通。再進一步將，前者收益來自加工費，與商標無關；而後者享受商標帶來的價值、利益。

⑦ 如何認定加工承攬合同中的商標侵權行為

一、承攬人使用商標是否是直接侵權
（一）承攬人是否是商標的使用人
根據《合同法》的規定，加工承攬是承攬人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人給付報酬。在涉及貼牌的加工承攬中，加工承攬人僅僅是根據定作人的指示，物理上將商標用於商品，承攬人的行為僅僅是一種物理貼附行為，為定作人使用商標提供必要的技術條件，真正使用商標的實際上是定作人。另外，根據加工承攬的特點，加工承攬的法律後果應當歸於定作人，因此即使加工承攬過程中出現商標侵權，其結果也應當歸於定作人，而不應當由承攬人承擔侵權的後果。
例如在上海市高級人民法院在(2009)滬高民三(知)終字第65號判決中就認為：「在定牌加工關系中，境內加工方在產品上標注商標的行為形式上雖由加工方所實施，但實質上商標真正的使用者仍為境外委託方。」
在廣州市中級人民法院判決的(2009)滬高民三(知)終字第65號判決中也認定：「博鴻公司在產品上標貼被訴侵權標識的行為，形式上雖由加工方實施，實質上卻是基於有權使用涉案商標的肯亞澳柯瑪數碼非洲公司的授權加工行為。博鴻公司的產品雖在中國境內生產，但產品全部出口肯亞，並不在我國境內市場銷售流通。博鴻公司在這些產品上使用「aucma」標識，不能在我國境內產生標識產品來源的作用，未發揮商標的識別功能，故該行為不屬於商標性使用。」
（二）加工承攬人的使用是否是商標性使用
2013年《商標法》規定商標使用是指：「將商標用於商品、商品包裝或者容器以及商品交易文書上，或者將商標用於廣告宣傳、展覽以及其他商業活動中，用於識別商品來源的行為。」對於商標使用，規定了兩個要件：
（1）形式要件，包括對於商品商標而言將商標使用於商品、商品包裝或者容器以及商品交易文書上，對於服務商標和商品商標而言，將商標用於廣告宣傳、展覽以及其他商業活動中；（2）功能要件，用於識別商品來源。對於加工承攬而言，承攬人可能會涉及到侵權商標本身的生產，將侵權商標貼於商品、商品包裝或容器上等等，這無疑符合了商標使用的形式要件。但是商標使用還要求使用商標能夠實現識別商品來源功能，從文義上來理解識別商品來源識別的是自己商品的來源，而不是識別他人的商品來源。而對於加工承攬人來說，其在加工承攬過程中使用商標並不是為了識別自己的商品來源，而是為了識別他人的商品來源，這一方面不符合識別他人商品來源功能的。另外承攬人加工承攬的過程整個都是在承攬人的工廠中實施的，在加工承攬活動完成之前，商標使用僅僅是在承攬人和定作人之間，並不會面對相關公眾，其識別功能也就無從實現，因此也就不屬於商標法意義上的商標使用。
商標侵權的構成要件有兩個：
第一，使用了他人商標；
第二，有混淆可能性。
從上文的論述中我們可以得知，在加工承攬活動中，雖然承攬人形式上使用了涉案商標，但是實際的使用人是定作人；並且其使用並不能發揮識別商品來源功能；在加工承攬過程中也不會造成混淆。因此承攬人在加工承攬過程中使用商標不構成商標直接侵權。
二、承攬人在加工承攬過程中是否構成間接侵權
既然承攬人在加工承攬過程中使用商標不構成直接侵權，那麼承攬人是否有可能構成間接侵權？《侵權責任法》規定：「教唆、幫助他人實施侵權行為的，應當與行為人承擔連帶責任。」間接侵權主要包括兩種：教唆侵權和幫助侵權。加工承攬一般不存在承攬人引誘定作人侵權的情況，在此我們只討論幫助侵權的情況。
幫助侵權的一般構成要件有：
1）直接侵權行為的存在；
2）主觀過錯；
3）客觀上有幫助行為。
具體到加工承攬上，分為兩種情況：
一種是涉外貼牌加工；
另一種是普通的承攬加工。對於涉外貼牌加工而言，由於商標存在地域性，定作人在海外出售具有國內權利人商標的商品並不侵犯權利人的商標權。對於普通的加工承攬而言，由於定作人實際使用了他人商標，因此直接侵權行為是存在的。對於過錯的認定，主要體現在對承攬人注意義務的認定上，在兩份地方司法文件中對此均有規定。