涉外定牌加工中的商标侵权认定

① 贴牌生产是否侵犯商标权

从历来判决来看，存在分歧。涉外定牌加工行为是否侵权存在明显的结果导向、司法政策导向。
一般而言，如果加工方无恶意，不侵权；加工方有恶意，侵权。

② HONDAKIT定牌加工案，本田公司在最高法院获得胜诉判决

本田技研工业株式会社，成立于1948年，是一家历史悠久的知名跨国企业。在70余年的发展历程中，专注于高质量产品的研发、致力于品牌的宣传和知识产权的维护。汽车、摩托车以及通用机械等产品遍销世界。在中国，本田注册并长期使用一系列商标，且有多枚商标多次在行政、民事等法律程序中被国家工商总局商标局、商标评审委员会、各级法院等认定为驰名商标。

2016年6月，昆明海关下属的瑞丽海关查获重庆某公司申报出口的220辆使用"HONDAKIT"标识的摩托车，突出使用了"HONDA"标识，涉嫌侵犯本田的注册商标专用权。经云南省德宏傣族景颇族自治州中级人民法院一审、云南省高级人民法院二审、最高人民法院提审，重庆某公司生产、出口涉案摩托车的行为最终被认定侵犯了本田的注册商标专用权。根据（2019）最高法民再138号案中最高人民法院的裁判精神，商标使用行为是一种客观行为，应当依据商标法做出整体一致解释，而不应该割裂一个行为而只看某个环节，只要具备了区别商品来源的可能性，就应当认定该使用状态属于商标法意义上的"商标的使用"。同时，随着电子商务和互联网的发展，即使被诉侵权商品出口至国外，亦存在回流国内市场的可能；中国消费者出国旅游和消费的人数众多，对于"贴牌商品"也存在接触和混淆的可能性。就案件本身而言，本案是在"PRETUL"、"东风"案之后，最高人民法院关于涉外定牌加工商标侵权纠纷做出的又一个民事判决。关于"非商标使用"、"不会造成混淆"等法律问题，通过本案均得到深入分析和理清。本案可谓是涉外定牌加工领域里程碑式的判决，必将在中国知识产权法律历史上留下深刻的印记。

本文来源于汽车之家车家号作者，不代表汽车之家的观点立场。

③ 涉外定牌加工 是否涉及专利权

这个不好说，要根据你加工的具体东西查阅了相关知识产权信息才能确定，如查其技术是否申请专利，专利是否在有效期内，或者其产品是否有商标保护等。希望我的回答能帮助到你。

④ 急，客户要做我们做定牌生产，都是一些国外名牌，怎样防止侵权，是不是要客户提供法律授权书啊。

涉外定牌加工中商标侵权行为的认定 (2007-12-22 06:51:18)

案情：当事人温州市新蓝天电器有限公司于2004年11月，受Global India Impex公司委托生产加工标注“GI”文字商标断路器，而“GI”图形商标属通用仪器公司在中国申清注册的商标，属第09类，使用商品：用于陆地，卫星，光纤和电缆信号的音频视频数据接收器，警报控制器，信号处理器，电源装置，平衡器，光学放大器，插座，激光模块，喇叭天线。Global India Impex公司在印度本国断路器商品上已经注册了GI商标，拥有合法持有权。当事人在 Global India Impex公司未能提供合法手续，未取得通用仪器公司许可情况下，擅自在境内生产加工标注GI注册商标断路器。2004年11月14日被永嘉工商局查获，非法经营额4484美元。该局依《商标法》及《商标法实施条例》的有关规定认定为商标侵权，依法给予当事人处以90000元处罚。本案应当事人要求举行了听证。
争议：
听证过程中，当事人及委托律师认为当事人的行为不构成侵权行为。理由如下：
一、通用仪器公司在第09类上注册的GI商标，使用商品不包括断路器。插座该公司虽已注册，但实际并未在该商品上使用；其他商品与断路器虽同属第09类，但并非同一类似群，不能认定为类似商品，当事人的行为不构成侵权。
二、当事人的行为不存在误导公众的事实。当事人按照Global India Impex公司的要求进行生产加工，并在产品上标注Global India Impex公司在其国内注册的GI商标，产品直接出口印度，运往Global India Impex公司。当事人生产加工的断路器，其销售市场与国内商标权人并不相互覆盖，不会导致消费者的误认。本案当事人生产加工的断路器销售地在印度，根本不可能会导致相关公众混淆和误认商品的来源。况且，北京市高级人民法院在2004年2月18日，制定《关于审理商标民事纠纷案件问题的解答》中：受境外商标权人委托定牌加工的商品用于出口，其商标与权利人的注册商标相同或近似的，其行为是否构成侵权？已作明确解答：“造成相关公众的混淆、误认是构成侵犯注册商标专用权的前提。定牌加工是基于有权使用商标的人的明确委托，并且受委托定牌加工的商品不在中国境内销售，不可能造成相关公众的混淆、误认，不应当认定构成侵权。”
三、未给国内商标权人造成任何损害。《商标法》第五十二条第（一）项虽采用严格责任，不以主观过错为要件，但损害事实的存在应是侵权行为成立的要件之一。当事人生产加工的产品均在印度销售，不会给国内商标权人带来实质性的损害。
四、定牌加工从本质上来说是一种加工承揽行为，本案当事人虽在加工的产品上标注了该商标，但此种行为是否构成对商标的“使用”值得商榷。商标法中的使用一词除一般理解的“用了”之外，还应包含“为商标目的而用”。当事人仅在加工过程中使用，产品并非进入国内消费流通领域。定牌加工行为并非商标法意义上的“使用”行为。从本质来说，此时的商标使用者应为委托生产者而非定牌生产者。因此，本案商标的实际使用方为印度Global India Impex公司，而非当事人，当事人的行为不构成侵权。对商标权的保护亦应限定在适度合理的范围内，在实际中不应加以扩大保护。
评析意见：
对涉外定牌加工的监管已成为工商部门新的执法领域。境内生产者为境外商标合法持有者所进行的定牌加工行为，是否构成对国内商标所有人的侵权，目前存在着两种不同的意见，主流意见还是认为构成侵权，本人认同这种意见。
一、未经许可使用他人未实际使用的注册商标构成侵权行为，行为人依法应当承担商标侵权责任。当事人认为通用仪器公司属境外美国公司，虽在插座上注册了GI商标，但实际上并没有在境内、在该商品上使用，当事人不构成侵权。当事人的这种观点是错误的。专用权是指注册人所享有的在核定使用的商品上使用注册商标的专有权利。对注册商标的保护并不以该商标是否在所有核定商品上实际使用为要件。我国商标法并未规定注册商标都必须在核定商品上实际使用才能受法律保护。同时，这种在多个商品上注册的行为属保护性注册，我国法律是允许的。
从本案看商标所使用的商品应属类似商品。虽然GI商标在除插座外的其他商品与断路器不类似，但是插座与断路器的生产、销售渠道、消费对象相同，功能相似，应认定为类似商品。
二、定牌加工的产品即使不在国内销售也可以构成商标侵权。商标的使用可以分为狭义上的使用和广义上的使用，狭义上的使用指商标注册人将其商标使用于生产、经营的商品或提供的服务项目上；广义上的使用则还包括商标的广告宣传使用、商标的交易使用，甚至还包括在不相同、非类似商品上使用与该注册商标相同的商标或相同、类似商品上使用与该注册商标近似商标的行为。《商标法实施条例》第三条也对“商标使用”作出规定：“商标法和本条例所称商标的使用，包括将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中。”虽然，本案当事人定牌加工的产品在国外销售，但在生产加工过程中已经使用了他人的注册商标。不能将“使用”仅狭义理解为流通领域中的销售环节。
三、误导公众、给商标权人造成直接损害不是构成商标侵权行为的必要条件。《商标法》第五十二条规定：有下列行为之一的，均属侵犯注册商标专用权：（一）未经商标注册人的许可，在同一种商品或者类似商品上使用与其注册商标相同或近似的商标的；（二）……。本项只强调“未经商标注册人的许可”这一必备要件，不强调主观方面、直接损害及有无误导情况，只要有规定的行为发生，即构成侵权。知识产权侵权损害的表现是多方面的，有精神损害和物质损害，实际损害和预期损害，显形损害和隐形损害，未得利益的损害和应得利益的损害等。当事人的侵权行为已经对商标权人造成了潜在的损害。本案当事人提及的北京市高级人民法院制定《关于审理商标民事纠纷案件问题的解答》中的规定，这仅是北京市法院系统内的一种指导性意见。
思考：
近年来工商行政管理部门对该类案件的查处日渐增多。该类案件是经济全球化趋势与商标地域性发生冲突的具体体现。商标权的地域性指一个国家或地区依照其本国的商标法或本地区的商标条约所授予的商标权，仅在该国或该地区有效，对他国或该地区以外的国家没有约束力。在经济发展日益超出一国范围而走向世界的大环境下，经济的全球化与商标的地域性就不可避免地发生冲突。平行进口、涉外定牌加工就是冲突的具体体现。在适度合理范围内保护本国商标权人的专用权，避免在实践中扩大保护，阻碍我国加工制造企业走向世界的脚步，影响国际经济和贸易的发展，这是当前立法机关急需解决的问题。

⑤ 涉外定牌加工，加工方要怎么降低自己的风险

由于理论上和实务的角度加工方均须承担商标侵权法律责任，因此，企业在回从事定牌加工时必然答存在商标侵权的风险，合理防范风险机制应该包括以下几个方面：

第一，签订定牌加工合同之前应做好商标的审查工作。

（1）加工方要审查委托方提供的各种证明文件。委托方提供的各种证明文件包括如委托方的营业执照或营业登记证书等能够证明委托方主体资格的法律文件，能够证明委托方就被贴牌商标享有合法权利的法律文件，如商标注册证等。

（2）加工方还要审查被贴牌商标在国内的权属情况。

第二，加强对涉外定牌加工的管理，特别是加强对涉外定牌加工合同的管理。

（1）加工企业应设立专门的机构，配备专门的人员负责企业涉外定牌加工的法律实物。

（2）加工企业呀加强定牌加工合同的管理。

第三，加强与当地的海关和工商部门的联系，保留好相应的证据材料。

如果有什么不懂可以去裕阳官网上咨询一下。

⑥ “定牌加工”与“商标使用许可”有什么区别

不知道题主“定牌加工”是否指“涉外定牌加工”。“涉外定牌加工”实际上就是承揽合同关系，国内加工人受境外商标权人的委托，加工商品，并贴附该境外商标权人的商标，商品全部出口至该境外国家，不在国内销售。
明白这个，就好理解了。两者最大的区别就是，前者“商标”只是作为加工的一部分，国内加工方只能按照境外委托方的要求，在委托生产的商品上贴附相应的商标。而后者，一方通过商标许可使用，获得商标权，有权利在该商标指定使用商品上使用，商品可在国内销售、流通。再进一步将，前者收益来自加工费，与商标无关；而后者享受商标带来的价值、利益。

⑦ 如何认定加工承揽合同中的商标侵权行为

一、承揽人使用商标是否是直接侵权
（一）承揽人是否是商标的使用人
根据《合同法》的规定，加工承揽是承揽人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人给付报酬。在涉及贴牌的加工承揽中，加工承揽人仅仅是根据定作人的指示，物理上将商标用于商品，承揽人的行为仅仅是一种物理贴附行为，为定作人使用商标提供必要的技术条件，真正使用商标的实际上是定作人。另外，根据加工承揽的特点，加工承揽的法律后果应当归于定作人，因此即使加工承揽过程中出现商标侵权，其结果也应当归于定作人，而不应当由承揽人承担侵权的后果。
例如在上海市高级人民法院在(2009)沪高民三(知)终字第65号判决中就认为：“在定牌加工关系中，境内加工方在产品上标注商标的行为形式上虽由加工方所实施，但实质上商标真正的使用者仍为境外委托方。”
在广州市中级人民法院判决的(2009)沪高民三(知)终字第65号判决中也认定：“博鸿公司在产品上标贴被诉侵权标识的行为，形式上虽由加工方实施，实质上却是基于有权使用涉案商标的肯尼亚澳柯玛数码非洲公司的授权加工行为。博鸿公司的产品虽在中国境内生产，但产品全部出口肯尼亚，并不在我国境内市场销售流通。博鸿公司在这些产品上使用“aucma”标识，不能在我国境内产生标识产品来源的作用，未发挥商标的识别功能，故该行为不属于商标性使用。”
（二）加工承揽人的使用是否是商标性使用
2013年《商标法》规定商标使用是指：“将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中，用于识别商品来源的行为。”对于商标使用，规定了两个要件：
（1）形式要件，包括对于商品商标而言将商标使用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，对于服务商标和商品商标而言，将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中；（2）功能要件，用于识别商品来源。对于加工承揽而言，承揽人可能会涉及到侵权商标本身的生产，将侵权商标贴于商品、商品包装或容器上等等，这无疑符合了商标使用的形式要件。但是商标使用还要求使用商标能够实现识别商品来源功能，从文义上来理解识别商品来源识别的是自己商品的来源，而不是识别他人的商品来源。而对于加工承揽人来说，其在加工承揽过程中使用商标并不是为了识别自己的商品来源，而是为了识别他人的商品来源，这一方面不符合识别他人商品来源功能的。另外承揽人加工承揽的过程整个都是在承揽人的工厂中实施的，在加工承揽活动完成之前，商标使用仅仅是在承揽人和定作人之间，并不会面对相关公众，其识别功能也就无从实现，因此也就不属于商标法意义上的商标使用。
商标侵权的构成要件有两个：
第一，使用了他人商标；
第二，有混淆可能性。
从上文的论述中我们可以得知，在加工承揽活动中，虽然承揽人形式上使用了涉案商标，但是实际的使用人是定作人；并且其使用并不能发挥识别商品来源功能；在加工承揽过程中也不会造成混淆。因此承揽人在加工承揽过程中使用商标不构成商标直接侵权。
二、承揽人在加工承揽过程中是否构成间接侵权
既然承揽人在加工承揽过程中使用商标不构成直接侵权，那么承揽人是否有可能构成间接侵权？《侵权责任法》规定：“教唆、帮助他人实施侵权行为的，应当与行为人承担连带责任。”间接侵权主要包括两种：教唆侵权和帮助侵权。加工承揽一般不存在承揽人引诱定作人侵权的情况，在此我们只讨论帮助侵权的情况。
帮助侵权的一般构成要件有：
1）直接侵权行为的存在；
2）主观过错；
3）客观上有帮助行为。
具体到加工承揽上，分为两种情况：
一种是涉外贴牌加工；
另一种是普通的承揽加工。对于涉外贴牌加工而言，由于商标存在地域性，定作人在海外出售具有国内权利人商标的商品并不侵犯权利人的商标权。对于普通的加工承揽而言，由于定作人实际使用了他人商标，因此直接侵权行为是存在的。对于过错的认定，主要体现在对承揽人注意义务的认定上，在两份地方司法文件中对此均有规定。